Précisions sur les appellations d’origine et familles de marques

Assurer aux appellations d’origine une protection efficace implique d’en contrôler rigoureusement l’usage, d’en empêcher l’usurpation et tout risque de confusion qui pourrait naître d’un dépôt de marque comprenant un terme géographique. Pour cette raison, le règlement de l’Union européenne n° 207/2009 sur les marques européennes impose notamment de refuser l’enregistrement d’une marque désignant des vins et spiritueux qui comportent ou qui sont composés d’indications géographiques (IG) destinées à identifier des vins ou spiritueux, lorsque les produits susceptibles d’être revêtus de la marque n’ont pas ces origines.

Il s’agit là d’un motif absolu de refus, justifié par le seul constat de ce que les produits en cause n’ont pas l’origine géographique évoquée par la marque. Rien que de très classique et logique, qui ne saurait justifier de longs développements. Mais la question se complique singulièrement en présence d’une marque antérieure à l’enregistrement de l’IG ; marque de laquelle la marque seconde présentée à l’enregistrement tire, en quelque sorte, sa filiation.

En effet, la mise en place du système de protection des IG a laissé subsister, pour des raisons évidentes de sécurité juridique, des marques antérieures à l’enregistrement d’un même nom comme IG.

Le cas de Bodegas Vega Sicilia

En l’espèce, la société espagnole Bodegas Vega Sicilia est titulaire, depuis 1969, de la marque espagnole Vega Sicilia et commercialise des vins sous ce nom. Cette marque n’a pas fait obstacle, en 1999, à l’enregistrement de l’AOP italienne Sicilia pour désigner des vins originaires de cette région. La société Bodegas Vega Sicilia n’a pas usé, à l’époque, du droit d’opposition fondé sur sa marque antérieure, dont elle disposait.

C’est dans ce contexte que cette société espagnole a sollicité, en 2014, l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne, Tempos Vega Sicilia, pour désigner une nouvelle gamme de produits, dont l’enregistrement lui a été refusé par application du motif absolu de refus évoqué ci-dessus. Sur recours, la société espagnole ne conteste ni le fait que sa marque comporte le mot « Sicilia » ni le fait que ce terme désigne, depuis 1999, une AOP enregistrée pour des vins de la région italienne de Sicile. Mais oppose la filiation de sa marque Tempos Vega Sicilia soumise à l’enregistrement à sa marque de 1969 Vega Sicilia pour tenter de bénéficier, pour sa seconde marque, de l’antériorité de la première, et contourner ainsi le motif absolu de refus retenu.

Un outil et non un instrument juridique

C’est une réponse extrêmement claire qui lui est apportée par le Tribunal de première instance de l’Union européenne dans son arrêt du 9 février 2017. Tout d’abord, si la jurisprudence européenne a dégagé, de manière purement prétorienne, la notion de « famille de marque », c’est dans le but d’apprécier aussi précisément que possible l’existence d’un risque de confusion parmi la clientèle, ce qu’il est nécessaire de faire en cas de marques en conflit présentant des similitudes.

En revanche, lorsqu’une marque comporte un nom géographique enregistré pour désigner des produits qui n’ont pas cette origine géographique, la question n’est pas tant de déterminer au cas par cas si le public peut être trompé, ce qui confine à l’évidence, que de constater purement et simplement que des produits feraient état d’une origine enregistrée qu’ils n’ont pas. C’est pourquoi l’appréciation d’un motif absolu de refus comme celui-ci ne nécessite pas d’apprécier un risque de confusion.

Par voie de conséquence, la référence à une famille de marques pour tenter d’enregistrer une marque nouvelle qui contiendrait un nom géographique non justifié n’est pas pertinente et ne peut permettre de se prévaloir de l’antériorité de la première des marques qui composent cette famille. Car, comme le relève très justement l’arrêt rapporté, chaque marque qui compose une famille a été enregistrée individuellement, de sorte que la famille de marque n’est pas enregistrée en tant que telle.

En somme, ce n’est qu’un outil créé par la jurisprudence pour apprécier certaines situations, et non un instrument juridique.

Maître Didier Le Goff

Fort d’une expérience de plus de 25 années dont près de 20 ans comme associé d’un cabinet parisien de premier ordre tourné vers le droit commercial et la vie des affaires, Maître Didier Le Goff a créé, en 2016, une structure dédiée à l’entreprise pour lui proposer des services adaptés, en conseil ou contentieux. Titulaire d’une mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, il a développé une compétence générale en droit économique qu’il enseigne en Master II Droit du marché de l’université de Nantes, avec une prédilection pour l’agroalimentaire tant en droit national qu’européen ou international.