Contrefaçon de marque : du bon usage de la stratégie

Face à une tentative de reproduction ou d’imitation de sa marque, comment un fabricant doit-il réagir et se protéger ? Point de vue.

La contrefaçon de marque est une atteinte portée aux droits d’un titulaire de marque, soit par reproduction de cette marque, soit par imitation de celle-ci. Dans les situations les plus tendues – correspondant souvent aux contrefaçons des marques les plus connues ou intervenant dans les secteurs les plus porteurs – il est urgent de faire cesser un trouble, soit avant même qu’il apparaisse, soit pour en empêcher la poursuite. La loi permet au titulaire d’une telle marque de saisir le juge des référés pour prévenir une telle atteinte ou la faire cesser lorsqu’elle a commencé à produire ses effets.

Autrefois, la loi subordonnait ce type de demande spéciale aux marques à la double condition qu’une action au fond ait été introduite parallèlement aux demandes en référé, aux fins de voir sanctionner la contrefaçon, et que cette action au fond apparaisse sérieuse au juge des référés. Ce dernier disposait donc de facto du pouvoir exceptionnel d’apprécier le mérite d’une action en contrefaçon introduite devant un autre juge. C’est pourquoi la loi disait que ce juge des référés était saisi « en la forme des référés », ce qui signifiait qu’il statuait seul, mais qu’il avait le droit d’évoquer le fond dans la limite de sa saisine, contrairement à un juge des référés traditionnel qui n’a jamais ce pouvoir.

Demandes de mesures urgentes

Il s’en suivait que si, par hypothèse, ce juge des référés-marques considérait que l’action au fond n’apparaissait pas sérieuse, non seulement il rejetait la demande de mesures provisoires qui lui était présentée, mais surtout, cet avis négatif pesait de tout son poids dans la procédure au fond, quand bien même le tribunal qui en était saisi conservait toute son indépendance. Certains plaideurs ont bien tenté de s’extraire de ce potentiel couperet procédural en saisissant de leurs demandes de mesures urgentes le juge des référés de droit commun et en s’abstenant de saisir en même temps le juge du fond, mais mal leur en prit.

Depuis quelques années, le texte a été modifié et permet de présenter des demandes de mesures urgentes au juge des référés, ou même au juge des requêtes, lorsque les circonstances exigent une décision non contradictoire pour ménager l’effet de surprise. Mais surtout, le texte contemporain précise que « la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». Plus besoin, donc, pour le juge saisi, d’apprécier le mérite d’une action au fond introduite devant un autre juge, seules comptent les preuves de l’atteinte alléguée, ce qui vise à conférer à l’ordonnance ainsi rendue un caractère provisoire qui ne préjudicie pas au fond. Mais une décision récente nous prouve que si la loi a changé, la pratique n’a pas suivi la même évolution.

Cas de la cour d’appel de Paris

Par un arrêt du 18 mars 2016, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de mesures urgentes présentée par le titulaire de la marque Delirium à l’encontre du titulaire de la marque Deliria, toutes deux exploitées dans le secteur de la parfumerie, au terme d’une analyse extrêmement poussée des signes en présence, des produits concernés, et du risque de confusion parmi la clientèle, que la cour considère comme inexistant, pour en conclure qu’il n’était pas vraisemblable qu’une atteinte soit portée aux droits du titulaire de la marque Delirium.

Cet arrêt pose deux questions, dont l’une, de savoir si la détermination de la vraisemblance de l’atteinte à une marque peut se satisfaire d’un examen sommaire dans le cadre d’un référé, n’intéresse que le juriste. En revanche, la question posée au praticien est autrement plus importante. Faut-il, si le juge des référés-marques est amené à préjuger le mérite d’une action au fond pour rendre sa propre décision, engager les plaideurs sur cette voie au risque de phagocyter toute perspective de succès au fond ? Car ce n’est pas la même chose de voir trancher une contrefaçon par un juge unique, dans l’urgence qui caractérise le référé, ou par une formation collégiale qui dispose du temps nécessaire.

MAÎTRE DIDIER LE GOFF

Fort d’une expérience de plus de vingt-cinq années dont vingt ans au sein du cabinet LPLG Avocats, dont il fut associé, Maître Didier Le Goff a créé en 2016 une structure dédiée à l’entreprise et à l’écoute de ses besoins, pour lui proposer des services adaptés, en conseil ou contentieux. Titulaire d’une mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, Maître Didier Le Goff a développé une compétence générale en droit économique qu’il enseigne en master II Droit du marché de l’université de Nantes, avec une prédilection pour l’agroalimentaire tant en droit national qu’européen ou international. Contact : dlegoff.avocat@gmail.com